Der Bundesgerichtshof (BGH) hat durch Urteil vom 21.07.2005 – Aktenzeichen I ZR 293/02 – entschieden, dass der „Otto“-Versand in die Löschung einer Vielzahl von ihm registrierter Marken mit dem Bestandteil „Otto“ einwilligen muss.
Die Entscheidung des BGH:
Der BGH bestätigte ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg, weil Otto seine Marken lediglich auf Katalogen und Versandtaschen, nicht aber auf der Ware selbst anbringt. Nach Ansicht des Gerichts hat der Otto-Versand die von ihm eingetragenen Marken damit nicht in einer für den Erhalt der Marke maßgeblichen Weise benutzt. Denn nach einer Schonfrist von fünf Jahren muss eine eingetragene Marke auch genutzt werden und zwar so, dass der Verbraucher einen unmittelbaren Bezug der verwendeten Marken zu einer konkreten Ware herstellen kann. Da in den mit der Marke „Otto“ versehenen Katalogen eine Vielzahl von Waren auch bekannter Markenhersteller angeboten werden, sähe der Verbraucher in der Bezeichnung „Otto“ nur einen Hinweis auf das Versandhandelsunternehmen. Dies reiche für eine markenmäßige Verwendung in Bezug auf die einzelnen Produkte nicht aus.
Konsequenz für die Praxis:
Markeninhaber sollten rechtzeitig vor Ablauf der fünfjährigen Schonfrist gerechnet ab dem Zeitpunkt der Eintragung überprüfen, ob ihre Marken auch tatsächlich in dem Umfang benutzt werden, für den Markenschutz beansprucht wird. Ist dies nicht der Fall, so besteht die Gefahr, den Markenschutz zu verlieren, weil der Inhaber einer jüngeren Marke die Löschung der nicht benutzten Marke ganz oder teilweise verlangen kann.
Die rechtserhaltende Benutzung kann entweder selbst oder dadurch erfolgen, dass die Marke an Dritte lizensiert wird.
Bei der Prüfung, ob eine rechtserhaltende Benutzung der Marke vorliegt und der Gestaltung von Lizenzverträgen sollte gegebenenfalls rechtlicher Rat eingeholt werden.
Ansprechpartner:
Rechtsanwalt & Steuerberater Andreas Jahn
Rechtsanwalt Alexander Knauss
Rechtsanwalt Stephan Dornbusch
Mitgeteilt von: Rechtsanwalt Alexander Knauss
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